灵活运用专利权   破解知识产权壁垒

——积极应对跨国公司侵权专利诉讼

□ 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心材料部苏敏 刘佳 刘悦  刘鹏 杨伟超

　　近年来，国外专利权人的专利权滥用行为不仅损害了中国企业的市场机会，也给国内相关企业的利益造成巨大损失。诉讼往往是跨国公司赢得胜利的有效手段，本文结合两起国内企业与国外跨国企业侵犯专利权纠纷案，对防止和应对涉外专利侵权纠纷进行分析，提出了几点应对策略，以供企业参考。

　　近年来随着中国企业在高科技领域的异军突起，来自国外的专利诉讼进入高发期。一些跨国公司挥起专利的大棒营造“知识产权壁垒”。与施行知识产权制度二、三百年的西方发达国家相比，中国企业接触知识产权、专利制度仅仅二十多年，中国企业的知识产权意识相对淡薄，运用专利权参与竞争，维护自身利益的能力相对不足，在与跨国企业的侵权纠纷中往往处于弱势地位。近年来跨国公司专利在国内布局圈地越来越大，国外专利权人的专利权滥用行为不仅损害了中国企业的市场机会，也给国内相关企业的利益造成巨大损失。跨国公司往往通过诉讼分散国内竞争企业的注意力，复杂的法律程序和高昂的诉讼费用，足以把国内企业拖进一个巨大的泥沼。实际上，除了和解、驳回、撤诉的情况以外，美国专利侵权案件约有46%以专利无效结案。剩余的案件中，约有一半会被裁定不侵权。按照这种概率推算，当国内企业遭遇专利侵权之诉时，胜算的比率应在70%以上。 由此可见，国内企业主动拿起法律武器与国外大企业抗争的意义很大。

两起涉外专利权纠纷案例

　　诉讼往往是跨国公司赢得胜利的有效手段。由于被指控者惧怕无休止的诉讼程序、不负责任的新闻报道，以及避免过于高昂的律师费用和侵权赔偿数额，不得不达成和解，愿意接受指控方的专利许可和其他一些苛刻条件。跨国公司以知识产权诉讼手段进行商业竞争，尽管有时可能是恶意诉讼，但被指控企业往往无可奈何。下面以两起专利权纠纷案为引，探讨如何应对跨国企业诉讼国内企业侵犯专利权纠纷。

三氯蔗糖产品侵权案

泰莱公司VS 25家中外企业

　　2007年4月6日，申请人泰莱公司以进口到美国本土的三氯蔗糖产品（含下游产品及中间体）侵犯了其有效专利，对美国本土相关产业造成损害为由，向美国国际贸易委员会（International Trade Commission, 简称ITC）提出337调查（ITC对进口贸易中不公平行为发起调查并采取制裁措施）的申请。泰来公司请求ITC裁定河北苏瑞科技有限公司等25家中外企业相对于其5个专利发生侵权行为，并要求ITC签发普遍排除令（效力为禁止三氯蔗糖的所有进口产品进入美国市场，不区别原产地或生产商）。

　　盐城捷康公司经过对泰莱公司涉案专利以及自身工艺的评估，主动向ITC申请加入337调查，并得到了批准。盐城捷康公司主要的抗辩理由包括盐城捷康公司所使用的生产工艺与泰莱公司申请保护的专利存在实质性差别，并不侵犯泰莱公司的专利权，提出专利号为4980463的涉案专利为无效的专利以及ITC对专利号为5034551的涉案专利没有营销权。

　　2008年11月21日，ITC发布最终裁定结果，裁定泰莱公司4980463专利权利要求1-3和16-18因缺乏实用性等原因应为无效。对于4980463专利、5034551专利不存在违反337条款的情况，而其他三个涉案专利均出现了侵权行为，基于此事实，ITC签发了有限排除令，禁止了涉及侵权行为的三氯蔗糖和含三氯蔗糖的甜味剂进口到美国。在涉及侵权的被申请人中不包含盐城捷康公司，至此，盐城捷康公司大获全胜。

　　盐城捷康获胜的启示  首先是盐城捷康公司主动申请为案件被告。近年来，337调查已经成为阻碍各企业进入美国的一个主要障碍。尤其是一旦ITC签署了普遍排除令，则使生产同种产品的企业无法进入美国市场。盐城捷康公司在得知了泰莱公司的调查请求后第一时间意识到了这种危机，及时加入这项调查。其次是盐城捷康公司对自己威胁较大的专利进行了无效抗辩，从根源消除了侵犯专利权这一行为的存在可能，并且在无效抗辩中没有局限在新颖性、创造性等最常见的抗辩点中，而是全面考虑整个专利法规定的相关条款，最终以缺乏实用性为由，使得涉案专利无效。

吉西他滨及吉西他滨盐酸盐侵权案

伊莱利利公司VS 豪森公司

　　2001年4月13日，伊莱利利公司向江苏省高级人民法院提起诉讼，称其拥有抗癌药品吉西他滨及吉西他滨盐酸盐的三项中国发明专利权。豪森公司未经许可，自2000年起使用涉案专利方法制备了吉西他滨和吉西他滨盐酸盐并对该产品进行了促销，构成专利侵权，应承担相应法律责任。

　　江苏省高级人民法院的一审判决认为豪森公司没有侵犯原告的专利权。原告以豪森公司在一审中向法院提交了所有涉及生产盐酸吉西他滨产品工艺方法的证据材料均未提交给上诉人伊莱利利公司为由进行质证，向最高人民法院提交二审请求，二审撤销一审判决，发回江苏省高级人民法院重审。

　　2007年2月28日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出第9525号无效宣告请求审查决定，宣告专利一的专利权全部无效。伊莱利利公司不服该无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2008年11月6日，北京市高级人民法院作出(2008)高行终字第451号终审行政判决，维持了上述无效宣告请求审查决定。

　　江苏省高级人民法院经双方当事人同意，委托中华人民共和国科学技术部知识产权事务中心进行技术鉴定，并就鉴定资料进行了质证。鉴定委托事项最终确定为：豪森豪森公司提交的研制方法与伊莱利利公司三项专利的独立权利要求所记载的方法不相同。2010年12月，二审法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

　　豪森公司获胜的启示 首先，豪森公司同盐城捷康公司都巧妙的应用无效策略，将一个专利进行了无效，最终获得了未侵犯专利权的有利结果；其次，虽然豪森公司最终获胜，但整个案件耗时长达10年，并且由于豪森公司受到“诉前禁令”的影响，丧失了多年的市场份额，造成了不可弥补的巨额损失。

早准备 稳布局 积极应对涉外专利诉讼

　　目前我国的知识产权法律体系和反垄断法，在维护国家经济安全和规范等方面均存在着不足，给跨国公司滥用知识产权留下了制度漏洞。但是企业如果及早设防，早做准备，积极应对涉外专利诉讼，很大程度上可以避免可能的损失。

　　建立专利权预警系统 在侵权诉讼程序中，必须执行法院责令停止生产和销售涉案产品的裁定，因此企业建立知识产权预警系统，并且积极应对诉讼，在应对跨国公司的侵权诉讼中获得主动权，提高胜诉率至关重要。例如案例中的盐城捷康公司密切关注莱泰公司涉案专利和具体动向，在ITC决定立案后第一时间就准备好了参与诉讼的各项准备，在ITC规定的期限内加入到了诉讼过程中并且掌控了整个诉讼过程，赢得了最终的胜利。而豪森公司事先准备不足，在研发和生产活动中没有防范现实和潜在的专利权，应对缓慢，陷入了侵权诉讼的拉锯战，丧失了多年的市场份额。

　　储备专利法律人才　跨国公司大多具有雄厚的专利法律人才储备，拥有一支成熟的专利维权团队，索尼公司知识产权专业管理人员多达 400 人，杜邦公司拥有60多个知识产权专业律师。而我国的专利人才还极为欠缺。随着越来越多的外资企业走进来，越来越多的国内企业走出去，必定有越来越多的国内企业加入到挑战外商专利许可壁垒的行列之中。因此专利人才的培养储备和专利队伍的建设是国内企业需要迫切解决的问题和一项长期的战略任务。

　　善于应用侵权检索和分析　做好产品开发期间的专利检索，避免诉讼风险。根据世界知识产权的报道，如果善于利用专利情报，可以缩短产品研发时间的60％，节约40％的研发经费。而专利检索是获得专利情报的重要途径。企业在加快产品的研发速度的同时，还要为今后的专利申请进行同期的准备工作，以期第一时间获得专利权。当企业发现所研发之产品与他人专利有交叉之处，有可能涉及侵害他人专利，则可通过对他人专利与相关法律的熟悉，在自己专利中加入差异化成分，以规避专利侵权。

　　充分利用无效抗辩　一旦成为侵权诉讼被告，国内企业应避免慌乱，全面审视整个案件，挑出原告诉讼中的各个潜在击破点进行有机结合，制作出合理有效的抗辩策略。两个案例均运用了无效涉案专利作为了主要抗辩策略。无效抗辩的作用在于可以避免承担专利侵权责任。

　　无效抗辩是对抗侵权诉讼的一个重要抗辩手段。即使不能使专利权无效，通过专利权人解释权利要求，也可能会使专利的权利要求保护范围变小，或者通过专利权人对专利创造性的争辩，利用禁止反悔原则，实现不承担专利侵权责任的目的。

　　值得国内企业警惕的是，宣告专利权无效的请求必须在答辩期内提出。因此，当企业接到诉状后，应第一时间对涉案专利进行充分地分析研究，如果发现己方产品确实落入对方保护范围后应立刻进行有效地检索和对对方专利进行全面分析，考虑利用专利权无效进行抗辩。另外，很多无效请求伴随着实验证据，尤其是化学相关领域，单方面出具的鉴定报告往往很难被对方接受。因此，无效请求人应当委托有资质的鉴定机构进行鉴定并采取对鉴定报告全过程进行公证认定及详细记录各个实验环节等手段对证据进行完善，避免重复提交证据，尽可能地加快无效过程，减少损失。

　　运用现有技术进行抗辩　专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”即不考虑专利是否有效，只考虑被控侵权物与现有技术是否相同或等同，而不用将被控侵权物与专利相比较，被控侵权物与公知技术相等同则不构成侵权。另外，如果在侵权诉讼过程中向专利复审委员会发起无效宣告请求，有时须待无效程序进行完结之后才能完成侵权纠纷的处理，而现有技术抗辩制度是作为侵权纠纷审判的一部分。因此，从审理周期上来看，现有技术抗辩具有一定优势。

　　对于企业来说，运用现有技术抗辩处理专利侵权过程中应注重以下几点：确定现有技术，明确其技术特征和保护范围，并且证据完整充分；现有技术抗辩时，仅适用于等同专利侵权，不适用于相同专利侵权的情况；当专利技术方案、被控侵权物（产品或方法）、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。

　　注：第二至第五作者所做的贡献与第一作者相同，但限于版面设计，被列为第二至第五作者。

资料链接：

近年我国企业涉及专利权侵权案件

  被告         原告       原告起诉理由      主要抗辩过程        主要判决结果

南通施壮    （德国）   被告南通施壮公司   被告认为生产方法    2008年，经过二审，

化工有限    BASF公司    未经许可，生产、   与原告专利生产方   法院判定南通施壮

公司、北                销售了依原告专利   法不同，不构成侵   化工有限公司侵犯

京阳光克                方法直接得到的产   权。审理过程中原   了BASF公司的专

劳沃生化                品“垄鑫综合土壤   告出具了证据证明   利权。阳光克劳沃

技术有限                消毒剂”，阳光克劳  产物中所含副产物   公司对于所销售产

公司                    沃公司销售了上述   是由侵权专利的特   品为侵权产品不知

                        产品，二者均侵犯   定方法所带来的。   情且证明了其产品

　　　　　　　　　　　　了涉案专利权。     被告未出示有效证   是通过合法来源得

                                           据证明其生产方法   到的，因此不就其

                                           与被侵权专利不同。 涉案行为承担赔偿

                                                              责任，但需要停止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售涉案产品。

北京万生    （日本）  被告正在国家药鉴    被告认为，为了获    2006年一审判决，

药业有限   三共株式   局申请“奥美沙坦    得和提供药品的行    被告使用的方法与

责任公司   会社、上   酯片”的新药注册，  政审批所需要的信    涉案专利方法基本

           海三共制   其中将奥美沙坦与    息而制造、使用专    相同，但被告现阶

           药有限公   药用辅料混合制成    利药品的行为，不    段制造行为是为了

           司         片剂的行为落入了    够成专利侵权，同    满足国家相关部门

　　　　　　　　　　　原告的涉案专利保    时，被告认为涉案    对于药品注册行政

　　　　　　　　　　　护范围之中。        专利不符合专利法    审批的需要，以检

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二十五条的规定，  验其生产的涉案药

                                         提出了无效宣告请求。 品的安全性和有效

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性，并非直接以销

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　售为目的，因此不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　够成对涉案专利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权的侵犯。

昆明制药  昆明龙津   被告使用与原告专   双方对涉案双方灯     2002年，二审法院

集团股份  药业有限   利相同的方法制备   盏花素粉组合物由     认为灯盏花素盐的

有限公司  公司       药品“注射用灯盏   灯盏花素盐和注射     重量百分比在权利

                     花素”，侵犯了原    用水溶性药用辅料     要求1中有明确记载

                     告的专利权。       组成无争议，争议     且灯盏花素盐是该

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在于其中灯盏化素     组合物的主要活性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盐的重量百分比是     成分，因此其重量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否属于等同特征，     比不属于等同特征。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注射用水溶性药用     另外注射用水溶性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辅料的重量百分比     药用辅料的重量百

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及具体组成是否属     分比及具体组成成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于专利保护范围。     分不属于本案涉及

                                                             专利保护范围。二

                                                             审判决撤销了一审

                                                             判决中被告不得以

                                                             生产经营为目的的

                                                             制造、使用、许诺

                                                             销售、销售由原告

                                                             公司享用专利权的

                                                             灯盏花素粉针剂产

                                                             品的判决。

大连新益  大连仁达  原告认为被告侵犯   被告认为，其生产     2004年，最高法院

建材有限  新型墙体  了其涉及“一种混   的产品与涉案专利     认为，筒底壁层结

公司      建材厂    凝土薄壁筒体构件” 相比，管筒部分少     构明确记载在涉案

　　　　　　　　　　的实用新型专利的   一层玻璃纤维布，     专利权利要求书中，

　　　　　　　　　　独占实施权。       筒底部分没有玻璃     属于专利的必要技

                                       纤维布.。原告认为，  术特征，涉案专利

                                       筒底壁层结构不是     明确记载了玻璃纤

                                       必要技术特征，管     维层数为至少二层

                                       筒部分加有一层玻     以上，因此，仅含

                                       璃纤维布属于与专     一层或不含玻璃纤

                                       利相应技术特征的     维布的结构排除在

                                       等同特征。           专利权保护范围之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外，也不属于等同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特征。最高法院撤回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　了一审、二审关于被

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告侵权的判决